Czas

Monopol patentowy, który z założenia jest ograniczony w czasie do 20 lat, w przypadku rozwiązań z obszaru przemysłu farmaceutycznego w rzeczywistości jest ograniczony do kilkunastu a nawet kilku lat. Wynika to z faktu, iż produkty lecznicze bazujące na opatentowanych rozwiązaniach zanim znajdą się na rynku, przynosząc uprawnionemu realną korzyść, muszą przejść długotrwałe badania i uzyskać odpowiednie pozwolenia.

W pewnych przypadkach, przy odpowiednio skonstruowanej strategii biznesowej, można wykorzystać system licencjonowania dla optymalnego wykorzystania ochrony patentowej danego rozwiązania.

Umowa licencyjna

Właściciel patentu może zezwolić na eksploatowanie wynalazku innym podmiotom. Kluczem do sukcesu jest odpowiednio sformułowana umowa licencyjna. Jest to umowa cywilna, której treść winna pozostawać w zgodzie z zasadami Kodeksu Cywilnego. W literaturze przedmiotu wskazuje się na szereg sposobów w jaki mogą zostać sformułowane umowy licencyjne, co pozwala na wyodrębnienie różnych rodzajów licencji.

Zasadniczym postanowieniem takiej umowy powinno być oświadczenie właściciela patentu o udzieleniu zgody/zezwolenia licencjobiorcy na zarobkowe/zawodowe wykorzystywanie wynalazku chronionego patentem. Dalsze podstawowe postanowienia umowy określają w szczegółach warunki, na jakich będzie się odbywała eksploatacja wynalazku.

Strony umowy mogą uzgodnić, że licencjobiorca będzie jedynym podmiotem, który będzie uprawniony do wykorzystywania wynalazku w  takim samym zakresie jak właściciel patentu. Taka licencja będzie licencją pełną. Jeśli licencjobiorca będzie jedynym podmiotem, któremu właściciel patentu udzieli zgody na eksploatację wynalazku, wówczas będziemy mieli do czynienia z umową licencyjną wyłączną. Umowa taka zostaje wpisana do rejestru patentów prowadzonego przez odpowiedni Urząd Patentowy i daje licencjobiorcy możliwość samodzielnego podejmowania działań sądowych w przypadku stwierdzenia naruszenia patentu.

Ograniczenia

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy wolą właściciela patentu jest zezwolenie na eksploatację wynalazku w ograniczonym zakresie – wówczas zawarta umowa będzie miała charakter licencji ograniczonej. Zawarcie kilku umów licencyjnych z kilkoma podmiotami jest równoznaczne z powstaniem stosunków prawnych wiążących każdego licencjobiorcę z właścicielem patentu w postaci niewyłącznych umów licencyjnych. W takiej sytuacji tylko właściciel patentu ma prawo podejmowania działań związanych z ochroną patentu w przypadku jego naruszenia.

W umowie licencyjnej mogą także znajdować się postanowienia dotyczące sposobu w jaki licencjobiorca może wykorzystywać wynalazek, zakresu terytorialnego, okresu, na który udzielona została licencja (co do zasady umowa licencyjna wygasa z chwilą wygaśnięcia patentu), etc.

Ograniczenia zakresu wykorzystywania wynalazku przez licencjobiorcę mogą wpływać na sposób w kształtowania zasad wzajemnych rozliczeń z tego tytułu. Swoboda w tym zakresie jest także duża. Eksploatacja wynalazku chronionego patentem może odbywać się pod tytułem darmym, czyli bez ponoszenia przez licencjobiorcę opłat licencyjnych na rzecz licencjodawcy. W praktyce takie rozwiązanie zdarza się rzadko.

Opłaty

Opłaty licencyjne zazwyczaj określane są poprzez wskazanie w umowie konkretnie określonej kwoty, którą licencjobiorca w ustalonych odstępach (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) jest zobowiązany do uiszczania na rzecz licencjodawcy. Opłaty mogą stanowić także uzgodniony pomiędzy stronami umowy procent (%) od uzyskiwanego przez licencjobiorcę przychodu lub zysku z działań związanych z eksploatacją wynalazku chronionego patentem. Kwota winna być rozliczana w cyklicznie powtarzających się terminach.

Ważne zapisy

Wśród postanowień umowy licencyjnej, które także warto uwzględnić w jej treści, należy wymienić zapisy nakładające na właściciela patentu obowiązek ponoszenia opłat za coroczne przedłużanie ochrony patentu a także zobowiązanie do informowania licencjobiorcy o zamiarze zbycia patentu. Możliwe jest także zawarcie w treści umowy odpowiednich zapisów odnoszących się do prawa pierwokupu, możliwości udzielania przez licencjobiorcę dalszej licencji (sublicencji), czy też uregulowanie kwestii związanych z zasadami (zakresem, terminem i sposobem) przekazania licencjobiorcy przez licencjodawcę informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Warto także pamiętać o uregulowaniu w umowie kwestii związanych z ujawnieniem licencji w rejestrze patentowym i ustaleniu, która ze stron umowy wystąpi  z wnioskiem o dokonanie wpisu licencji, w jakim terminie i kto z tego tytułu poniesie koszty.

Na zakończenie wskazać należy, że przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej zawierają normę, zgodnie z którą umowa licencyjna wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, co oznacza, że wszelkie warunki wykorzystywania wynalazku chronionego patentem dla swej skuteczności muszą być ustalone na piśmie.

Opisane wyżej rodzaje zapisów to tylko przykłady. Kształt umowy licencyjnej zależy w dużej mierze od woli stron. Swoboda stron podlega ograniczeniu poprzez obowiązującą na gruncie obowiązującego porządku prawnego zasadę nieważności takich postanowień umowy, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

 

Dorota Rzążewska
radca prawny, rzecznik patentowy i wspólnik zarządzający
kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi